La Directiva Europea 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ha provocado una posible modificación de la Ley Española de Marcas a través de un anteproyecto que está pendiente de aprobación en enero de 2019.
El punto más importante de la modificación recae en el procedimiento de oposición de una marca en territorio español.
Con la ley modificada, tal como ocurre actualmente en los procedimientos de oposición de las marcas de la UE, un oponente podrá ser requerido a aportar pruebas de uso de sus marcas anteriores en las que base su oposición, siempre que éstas hayan sido registradas durante más de 5 años desde la fecha de presentación de la nueva marca solicitada. Con esta prueba lo que se pretende es que el oponente acredite que sus marcas han sido utilizadas de forma efectiva durante los 5 años previos a la nueva solicitud.
Las pruebas de uso necesarias para acreditar la utilización efectiva de las marcas deberán ser documentos que prueben que la marca se ha utilizado en el mercado, de manera continuada y extensa, y en relación con los productos o servicios que cubre, durante los 5 años anteriores a la fecha de solicitud de la marca opuesta. En caso de que no puedan aportarse pruebas suficientes, la oposición se desestimará y la marca quedará en evidente riesgo de caducidad por falta de uso.
En lo relativo a la vulnerabilidad de caducidad por falta de uso, con estas modificaciones el procedimiento de caducidad será más sencillo y menos costoso, ya que podrá efectuarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM en vez de ir a los Tribunales. En caso de que se inicie una acción de caducidad, se prevé un plazo para poder aportar pruebas de uso.
Por lo tanto, es muy recomendable hacer una revisión de la cartera de marcas para detectar todas aquellas que pueden ser vulnerables por no estar haciendo un uso efectivo o no disponer de pruebas para acreditarlo. También es interesante que los titulares de marcas registradas en la UE dispongan de ficheros de pruebas de uso para todas sus marcas, para que puedan utilizarse en caso de ser necesario.
